© 2016 Your company
Защита товарного знака в Индии: Обзор кейса
Защита товарного знака на территории иностранного государства является важнейшим аспектом для ведения предпринимательской деятельности на иностранном рынке. На примере конкретного судебного спора, который дошел до Верховного Суда Индии и стал прецедентным для индийской правоприменительной практики.

Дело: Renaissance Hotel Holdings Inc v.B Vijaya Sai & Ors., Civil Appeal, 404 of 2022.
Решение Верховного суда Индии вынесено: 19.01.2022
Основной закон, регулирующий защиту товарного знака в Индии

Основным законом Индии, регулирующим правоотношения в сфере товарных знаков, является Закон о товарных знаках 1999 года. При рассмотрении споров о запрещении использования того или иного товарного знака (обозначения, наименования) имеет важное значение определение наличия нарушения прав правообладателя на зарегистрированный товарный знак.

Статья 29 (1) Закона о товарных знаках устанавливает, что права на зарегистрированный товарный знак нарушается лицом, которое, не является его правообладателем, если такое лицо использует в ходе торговли знак, который идентичен или обманчиво похож на товарный знак в отношении товаров или услуг, который зарегистрирован за соответствующим правообладателем, вследствие чего такой используемый знак может принимается как используемый в качестве товарного знака.

Согласно статье 29 (2) Закона о товарных знаках, зарегистрированный товарный знак нарушается лицом, которое, не являясь зарегистрированным собственником или лицом, использующим товарный знак в порядке разрешенного использования, использует в ходе торговли знак, который в силу:

(a) его идентичность с зарегистрированным товарным знаком и сходства товаров или услуг, охватываемых таким зарегистрированным товарным знаком; или
(b) его сходства с зарегистрированным товарным знаком и идентичность или сходство товаров или услуг, охватываемых таким зарегистрированным товарным знаком; или
(c) его идентичность с зарегистрированным товарным знаком и идентичность товаров или услуг, охватываемых таким зарегистрированным товарным знаком,

может вызвать путаницу со стороны общественности, или которая, вероятно, будет иметь связь с зарегистрированным товарным знаком.

В любом случае, подпадающем под действие пункта (c) части (2), суд исходит из того, что это может вызвать путаницу со стороны общественности (29 (3) Закона о товарных знаках).

В соответствии со статьей 29 (4) Закона о товарных знаках зарегистрированный товарный знак нарушается лицом, которое, не являясь зарегистрированным собственником, или лицом, использующим в порядке разрешенного использования, использует в ходе торговли знак, который:

(a) идентичен зарегистрированному товарному знаку или похож на него; и
(b) используется в отношении товаров или услуг, которые не похожи на те, для которых зарегистрирован товарный знак; и
(c) зарегистрированный товарный знак имеет репутацию в Индии, и использование знака без уважительной причины несправедливо использует или наносит ущерб отличительному характеру или репутации зарегистрированного товарного знака.

Также нарушением прав на зарегистрированный товарный знак со стороны лица, не являющегося его правообладателем происходит, если такое лицо использует такой зарегистрированный товарный знак, как фирменное наименование или часть фирменного наименования, или название коммерческого предприятия или часть названия, коммерческого концерна, осуществляющего деятельность с товарами или услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (часть (5) статьи 29 Закона о товарных знаках).

Между тем, в соответствии со статьей 30 (1) ничто в статье 29 не должно толковаться как препятствующее использованию зарегистрированного товарного знака любым лицом в целях идентификации товаров или услуг, как товаров или услуг владельца товарного знака при условии, что его использование:

(a) соответствует честной практике в промышленных или коммерческих вопросах, и
(b) не является таковым, чтобы несправедливо воспользоваться или нанести ущерб отличительному характеру или репутации товарного знака.
Исходя из вышеприведенных норм, важным являются следующие аспекты, которые должны быть исследованы судом:

  • наличие репутации (известности) товарного знака;
  • использование ответчиком товарного знака в соответствии с добросовестной практикой;
  • отсутствие у ответчика несправедливого преимущества или нанесения ответчиком ущерба правообладателю товарного знака;
Их применение на практике можно рассмотреть на примере конкретного дела между компанией - резидентом США и индийской компанией, и дошедшего до Верховного Суда Индии - дело: Renaissance Hotel Holdings Inc v.B Vijaya Sai & Ors., Civil Appeal, 404 of 2022. В рамках данного дела Верховный Суд решал какая именно статья 29 (2) или 29 (4) Закона о товарных знаках должна была быть применена судами нижестоящих инстанций. А также применимы ли в данном случае нормы статьи 30 (1) того же закона.
Фабула и история рассмотрения дела

Компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Делавэр, США (Истец), являясь владельцем товарного знака «RENAISSANCE» в отношении гостиничной индустрии, зарегистрированного в Индии, обратилась в суд с иском к ответчикам, управлявшим гостиницами под оспариваемым названием "SAI RENAISSANCE".

Истец утверждал, что ответчики копировали товарный знак истца, его изображение, вывески, визитные карточки и листовки, были стилизованы так, чтобы вызвать ассоциацию о связи гостиниц ответчиков с бизнесом истца. Следовательно, ответчики нарушили права истца на его товарный знак.

Ответчики утверждали, что они не знали о том, что истец использует слово "RENAISSANCE " в своих предпринимательских целях, пока они не получили иск. Ответчики утверждали, что слово " RENAISSANCE " носит общий характер, следовательно, исключительные права не могут быть заявлены истцом в отношении этого слова в Индии. Данное слово не является общеизвестным товарным знаком и не имеет какой-либо репутации, созданной истцом.

Ответчики утверждали, что они были горячими преданными (*прим VL: последователи, приверженцы) Шри Ширди Саи Бабы и Шри Путтапарти Саи Бабы, и все преданные Шри Саи Бабы верили, что Шри Путтапарти Саи Баба является реинкарнацией Шри Ширди Саи Бабы, и поэтому ответчик использовал словарное слово “RENAISSANCE” («ВОЗРОЖДЕНИЕ») после имени Шри Ширди Саи Бабы и, следовательно, приняли название «SAI RENAISSANCE» для своего бизнеса. Ответчики управляют своим гостиничным бизнесом в течение последних 15 лет, отели основаны в 2001 году недалеко от Ашрама Шри Саи Бабы и был создан таким образом, чтобы предоставлять услуги преданным Шри Саи Бабы.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца о запрете использования товарного знака "SAI RENAISSANCE". Суд первой инстанции также запретил ответчикам открывать, эксплуатировать, управлять, франчайзинговать, лицензировать, прямо или косвенно торговать отелями, ресторанами или гостиничными услугами любым способом под товарным знаком «RENAISSANCE», включая использование доменного имени «www.sairenaissance.com».

Ответчики обратились в Высокий суд штата Керала. Высокий суд отметил, что доказательства, представленные истцом, не были удовлетворительными для подтверждения заявления о признании вины ответчиков. Истец не доказал, что его товарный знак имеет известность (репутацию) в Индии. Кроме того, Суд указал на отсутствие доказательств того, что ответчики несправедливо использовали товарный знак или что использование слова «SAI RENAISSANCE» нанесло ущерб отличительному характеру или репутации товарного знака истца.

Истец обратился с жалобой в Верховный Суд Индии.
Рассмотрение дела в Верховном Суде Индии

Рассмотрев дело, Верховный Суд установил, что товарные знаки истца и ответчика были идентичны, в том числе применялись в отношении аналогичных услуг.

Высокий суд штата Керала не верно сделал вывод, что товарный знак Истца не имеет репутации в Индии, применив статью 29 (4) Закона о товарных знаках. Верховный Суд указал, что наличие репутации товарного знака имеет значение только тогда, когда товарный знак истца и знак, используемый ответчиком, используются ими в отношении различных товаров/услуг. В данном деле оба знака сторон спора использовались в отношении идентичных (гостиничных услуг), и в таком случае подлежит применению статья 29 (2) Закона о товарных знаках.

Высокий суд штата Керала не верно применил нормы, защищающие ответчиков от нарушения ими прав истца (статья 30(1) Закона о товарных знаках). Такая защита могла быть применена только при одновременном наличии двух квалификационных критериев:

(а) использование товарного знака в соответствии с добросовестной практикой; и
(б) отсутствие несправедливого преимущества при использовании товарного знака.

Верховный Суд Индии указал, что Высокий суд штата Керала не установил, что использование ответчиками названия «SAI RENAISSANCE» соответствовало добросовестной коммерческой практике (одному из двух обязательных условий).

Таким образом, при разрешении споров такого рода индийские суды должны учитывать следующее:

  • наличие репутации (известности) товарного знака устанавливается судом только при использовании товарного знака истца и знака ответчика, используемых в отношении различных товаров/услуг;
  • наличие фактов использования товарного знака в соответствии с добросовестной практикой и отсутствие несправедливого преимущества при использовании товарного знака должны исследоваться и устанавливаться судом при их одновременном наличии.
Вышерассмотренное дело для споров о защите товарных знаков в Индии является важным, формирующим судебную практику индийских судов и предающим больше конкретики по применению положений статьи 29 и статьи 30 Закона о товарных знаках. Принципы, изложенные в решении Верховного Суда Индии по данному делу, может помочь российским компаниям для определения своих рисков в области товарного знака при выходе на рынок Индии.
Мы поможем
Провести правовую экспертизу внешнеторгового контракта на предмет выявления рисков в отношении объектов интеллектуальной собственности; проконсультируем по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

Made on
Tilda